專利申請“主動變更”應注意哪些問題?


專利法實施細則第五十一條***款、第二款

(1) 發明專利申請人可以在提出實質審查請求時,自收到國家知識產權局專利局關于發明專利申請進入實質審查階段的通知之日起三個月內,主動提出修改發明專利申請。

(2) 實用新型或者外觀設計專利申請人可以自申請之日起兩個月內,主動提出修改實用新型或者外觀設計專利申請。

那么,針對《實施細則》第五十一條***款和第二款,有以下幾個問題?

問題1:提交新的申請后,你什么時候會主動做出改變?

問題2:是否允許添加索賠或修改索賠?

問題3:如果允許增加或修改索賠,對修改后的索賠有什么限制?

對于問題1:何時提交新申請后主動修改?

根據專利法實施細則第五十一條:

① 對于發明專利申請,有兩種主動修改的機會:

自收到國家知識產權局專利局關于發明專利申請進入實質審查階段的通知之日起3個月內。

其中,a案比較特殊,因為我們在提交新的申請時,為了加快審查進度,一般會要求在申請中提出實質性審查請求,這將導致后續審查過程中不會單獨提出實質性審查請求。

這里我們討論的“a”中的情況是指在提交新的申請時沒有提出實質性審查的情況(有些企業在提交新的申請時可能不要求實質性審查,但在以后的市場調研過程中,申請人可以在申請之日起三年內隨時向國務院提出申請,專利行政部門應當提出實質性審查請求,同時提交主動修改文件。

② 對于實用新型或外觀:

專利申請人可以在申請日起兩個月內提出修改實用新型或者外觀設計專利申請。

問題2:是否允許添加索賠或修改索賠?

但是,在審查指南和專利法中并沒有明確規定權利要求不能增加或者修改。因此,毫無疑問,在主動修改中完全允許權利要求的增加或修改。

問題3:如果允許增加或修改索賠,對修改后的索賠有什么限制?

由于《專利法》和《審查指南》對主動修改沒有明確的解釋,以下僅是一些個人觀點。如果有什么問題,請改正。

根據專利法第三十三條的規定,申請人可以修改其專利申請文件,但是發明和實用新型申請文件的修改不得超過原說明書和權利要求書記載的范圍,外觀設計申請文件的修改不得超過原說明書和權利要求書記載的范圍在原始圖片或照片中顯示。

A、 專利法第三十三條僅對修改的范圍加以限制,對權利要求的重新劃分不作限制。

這樣,發明人就可以提前占有申請日和申請號,在主動修改的后期,只要不超出范圍,就可以重新劃分保護請求,確定新的保護范圍。

這里要注意兩點:一是區別于優先權;二是即使重新劃分了權利要求的保護范圍,也必須在原說明書中記載。

B、 索賠的數量可以增加。例如,在中國專利中,如果有10項以上的權利要求,每項權利要求將增加150元的官方費用。此時,我們可以將多個權利要求的內容并行寫入一個權利要求中,并且可以在以后的主動修改中將它們分開。一般情況下,在主動修改期間添加索賠將不收取費用。

因此,在主動變更期間,只要符合專利法第三十三條的規定,申請被變更,就可以增加權利要求或者變更保護范圍。

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